Ошибка #1. «Да ну их, эти формальности»

Поскольку проще учиться на чужих ошибках, хочется привести одну показательную историю. Иронии добавляет тот факт, что главным героем этой истории является профессиональный юрист, решивший основать стартап – по сути «сапожник без сапог».

Итак, юрист Кин Жанг, усовершенствовав технологию обработки языка, понимая, что ее разработка может быть интересна компании Google, нашла общих знакомых с инженером рекламного подразделения — Ником Моутом. В июне 2008 года она встретилась с Ником за чашечкой кофе в одном из заведений Санта Барбары. По словам юриста-стартапера, на этой встрече они устно согласовали условия конфиденциальности, после чего Жанг продемонстрировала демо-версию своей разработки.

Со слов Кин, они договорились встретиться через неделю, подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и обсудить дальнейшие шаги. Когда Кин перезвонила Нику Моуту, тот, по ее словам, сначала сделал вид, будто ее не знает, а затем пообещал перезвонить, но так этого и не сделал.

Через некоторое время после встречи Жанг обнаружила, что некоторые ее разработки якобы были внедрены в поисковую систему Google. Жанг и компания, которую она лицензировала — Booloon, подали иск к Google Inc и Нику Моуту, обвиняя их в нарушении конфиденциальности, а также условий письменного контракта, обмане и необоснованном обогащении. Один из ответчиков — Ник Моут подтвердил, что встреча действительно имела место, однако проводилась исключительно по просьбе общей знакомой с целью проконсультировать юриста-стартапера относительно работы поисковой системы. Ник предполагает, что Жанг могла попросить его не разглашать конфиденциальную информацию, но он этого не припоминает. Хотя никому из команды Google о встрече, а также о технологии Жанг, он не рассказывал.

В итоге на чаше весов оказалось, с одной стороны, честное слово юриста, решившего организовать стартап, а с другой стороны, честное слово инженера и команды Google. В результате рассмотрения дела суд принял сторону ответчиков, и в иске Жанг было отказано. Независимо от того, кто действительно был прав в данном случае, мораль истории о неудачно выпитом кофе такова: договоренности нужно оформлять письменно.
Как стартаперу подготовиться к обсуждению проекта

Рассказывая информацию потенциальному инвестору, сотруднику другой компании, партнеру, подписывайте письменное соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. И подписывайте его заранее, а не после того как раскроете ключевую информацию. Ведь любая информация, идея, может подтолкнуть вашего собеседника к развитию технологии, которую уже вы изобрели. Однажды я была в гостях у одной юридической компании в Европе. Прямо на ресепшене меня попросили подписать соглашение о неразглашении информации — как информации об офисе компании, так и той информации, которую я могу получить в ходе встречи.
Возможность заключения данного договора предусмотрена законодательством большинства стран, включая Украину. К сожалению, судебная практика привлечения к ответственности за незаконное разглашение такой информации в Украине не столь обширна, как за рубежом. Но, при ведении переговоров с инвестором из США или одной из европейских стран, вы можете в договоре определить право страны, подлежащее применению. Конечно, судебный процесс в США финансово затратный, но он позволяет получить реальную компенсацию в случае разглашения информации.

В договоре о неразглашении четко указывайте, какую информацию раскрываете, а также в каких случаях сторона, принимающая такую информацию, может ее разглашать третьим лицам. Ведь, как в случае с Жанг, не совсем понятно, какое демо она демонстрировала, а также в чем заключалась новизна ее технологии. Как правило, с этой целью подписывается приложение к договору, в котором максимально детализируется раскрываемая информация.
Прописывайте в договоре намерения каждой стороны. Ведь сейчас уже не поймешь, было ли целью Жанг раскрытие информации для заключения договора с Google или Ник просто по просьбе знакомой консультировал юриста относительно работы поисковика.
Четко идентифицируйте лицо, с которым вы ведете переговоры. Действовал ли Ник во время встречи как официальный представитель или сотрудник Google? Действовал ли он самостоятельно? Кроме того, не мешает проверить полномочия данного лица по ведению переговоров. У нас в практике были случаи, когда юристы представлялись доверенными лицами международных компаний, писали претензии нашим клиентам, приходили на переговоры без соответствующих полномочий.

Ошибка #2. Патенты? Какие еще патенты?

Прежде чем вести переговоры, подумайте, можете ли вы защитить свою идею. Ведь если бы Кин запатентовала свою технологию, она могла бы привлечь Google к ответственности за нарушение патентных прав (если нарушение действительно имело место).

Как стартаперу решить вопрос с патентами

Нужно заранее определить интересующие вас страны, поскольку патент имеет территориальный характер.

Подать предварительную заявку на получение патента в США (так называемая provisional application). Сбор за подачу такой заявки составляет от $65 до $260. Если в течение 12 месяцев вы подаете основную заявку в США, то датой приоритета будет считаться именно дата подачи предварительной заявки. Таким образом, вы можете подать предварительную заявку и спокойно вести переговоры с инвесторами, понимая, что у вас есть временная защита на территории США в течение года. К сожалению, возможность подачи предварительных заявок предусмотрена только законодательством США.
Подать основную заявку в одну из стран и заявить приоритет по ней в течение 12 месяцев с даты подачи заявки. Например, вы можете подать заявку в патентное ведомство Украины, вести переговоры и в течение года подать заявку на получение патента США, ЕС, других стран.

На основе национальной заявки (или отдельно от нее) подать международную заявку, предусмотренную международным договором о Патентной кооперации (так называемым PCT — Patent Cooperation Treaty). Этот договор предусматривает возможность подачи одной международной заявки и установления так называемого «бронирования времени» для подачи заявки в другие страны на протяжении 30 (31) месяца с даты подачи первой национальной заявки. Это позволит при относительно небольших затратах обеспечить патентную защиту вашего продукта или технологии.

Ошибка #3. Привет от предыдущей работы

Прежде чем создать стартап, многие предприниматели были наемными работниками или предоставляли услуги по гражданско-правовому договору другим компаниям, как украинским, так и иностранным. Формула «окончание трудовых или гражданско-правовых отношений — это окончание обязательств» работает не всегда. Подписывая договор, вы можете взять на себя обязательства, которые будут действовать и после фактического окончания отношений. Например, обязательство о неразглашении конфиденциальной информации (NDA, non-disclosure agreement) или о неконкуренции (NCA, non-compete agreement).

Одним из самых известных дел относительно привлечения к ответственности за разглашение конфиденциальной информации является дело по иску PepsiCo к Вильяму Редмонду. Он проработал в PepsiCo около 10 лет, дослужившись до руководителя регионального подразделения (Калифорния). Затем Редмонд перешел в компанию Quaker Oats, конкурента PepsiCo, которая производила напиток Gatorade. В данном случае суд применил так называемую концепцию неминуемого разглашения, посчитав, что даже если Редмонд не будет раскрывать информацию, то в работе в Quaker Oats он будет опираться на известную ему внутреннюю информацию PepsiCo.

Что нужно знать стартаперам про договора с работодателями или подрядчиками

Договора о неразглашении нужно внимательно читать!

Нужно выяснить, кому принадлежит право на интеллектуальную собственность – продукты, услуги, технологии, промышленные образцы, которые вы создавали и в создании которых участвовали. Некоторые компании считают своей интеллектуальной собственностью даже те продукты, которые произведены сотрудниками в период действия договора даже в свободное от работы время. Потому нужно быть осторожными.

Если вы были вовлечены в разработку с подрядчиком из другой страны, уточните, как решаются споры относительно защиты интеллектуальной собственности в этих странах. К примеру, В США с соглашением о неразглашении часто подписывают NCA (non-compete agreement), который запрещает сотруднику или подрядчику на протяжении определенного времени (6 месяцев, 2 года, другой срок) вести конкурентную деятельность или работать с конкурентом. В Украине такой договор (или соответствующие положения в трудовом договоре, договоре подряда) будет иметь, в лучшем случае, только психологическую силу. Но, в других странах, например в США, в большинстве штатов такие договора имеют юридическую силу. Поэтому подписывая договор с инвестором США, проверьте, не включил ли он в него положения NCA.

Ошибка #4. Главное — патент, а с торговой маркой разберемся потом

Часто предприниматели бросают все свои силы на защиту технологии, но не уделяют должного внимания защите прав на торговую марку. Этому тоже есть громкий пример. Американская социальная сеть Pinterest была запущена в США в 2010 году. Несмотря на широкую географию пользователей, владельцы сети забыли подать заявку на регистрацию ТМ в другие страны, в первую очередь, в страны-участницы ЕС.

Как оказалось, другая компания — британская — Premium Interest Limited — подала заявку на регистрацию ТМ Pinterest в Европейское патентное ведомство (на так называемую Community trademark). В результате социальной сети Pinterest пришлось подать оппозицию против регистрации ТМ на имя британской компании, дело по которой уже рассматривается больше двух лет. Несмотря на исход этого дела, конечно, ни один стартап не хочет оказаться в такой ситуации.
Что нужно знать стартаперу о защите Торговой марки

Нужно обязательно проверить, не зарегистрирована ли (не подана ли на регистрацию) схожая до степени смешения ТМ.

Подать заявку на регистрацию во все интересующие вас страны.

Подавая заявку на регистрацию ТМ, важно помнить, что объем защиты ТМ определяется изображением и перечнем товаров и услуг, для которых заявляется ТМ на регистрацию.
Частой ошибкой стартаперов является бездумная подача на регистрацию всего перечня товаров и услуг, относящихся к определенному классу. Логика таких заявителей следующая: в большинстве стран предусмотрен сбор за подачу заявки, который зависит от класса. Так, например, в Украине сбор за подачу заявки в 1 классе — 1000 грн независимо от того, заявите вы все услуги (или товары) этого класса или только некоторые из них. Я рекомендую уделять должное внимание самому перечню, ведь у владельца торговой марки существуют не только права, а и обязанности. В Украине он должен использовать торговую марку на протяжении трех лет с даты регистрации (или с любой другой более поздней даты). В противном случае свидетельство на ТМ может быть досрочно прекращено в судебном порядке. В других странах действует аналогичная норма, правда срок для начала использования, как правило, составляет пять лет.

В каждой отдельной стране есть свои особенности регистрации ТМ. Например, прежде чем подавать заявку в США, вы должны начать использование ТМ или подать декларацию о намерениях использования. А в ОАЭ нельзя зарегистрировать торговую марку для алкогольных напитков или свинины.

Международные договора, которые в том числе ратифицированы Украиной, позволят воспользоваться упрощенными возможностями подачи заявок. Например, Мадридский договор о международной регистрации торговой марки и Протокол к нему позволяют подать одну заявку, указав одну, несколько или все страны данных соглашений. Заявка подается на одном языке и пошлина оплачивается в одной валюте — швейцарских франках.

Ошибка #5. Да какая разница, кто был первым

Одним из важных аспектов при выводе продукта на рынок является даже не защита, а проверка на возможное нарушение прав третьих лиц. Ведь ваш продукт (будь то software или hardware) может нарушать как один, так и сотни патентов других лиц. Например, в 2013 году компания Apple, которая, как известно, владеет самой дорогой торговой маркой в мире, заплатила $60 млн компании Proview Intelnational Holdings Ltd за передачу прав на торговую марку iPad на территории Китая. Думаете Proview — патентный тролль, который зарегистрировал торговую марку iPad и начал вымогать деньги? Скорее нет.

История уходит корнями в далекий 2001 год, когда тайваньская компания Proview зарегистрировала торговую марку iPAD, которая расшифровывалась как «Internet Personal Access Device» (устройство персонального доступа в интернет). Через восемь лет эта ТМ была продана британской компании, и еще через год марку выкупила Apple. Выкупила, да не совсем. Спустя несколько лет оказалось, что передача прав касалась только территории Тайваня, а не Китая. Компания Proview внесла ТМ в таможенный реестр и заблокировала экспорт-импорт iPad, а также обратилась к местным предприятиям с требованием не продавать планшет, тем самым поставив под угрозу успех одного из флагманских продуктов Apple на самом большом после США рынке.

Чтобы избежать подобных проблем, перед стартом проекта необходимо провести патентное исследование, которое западные специалисты называют Freedom to Operate (FTO).
Что нужно знать стартаперу об FTO

Уточните статус патента. Патент ежегодно необходимо поддерживать в силе, и если он не продлен и не может быть восстановлен, то запатентованную технологию можно использовать без нарушения прав третьих лиц.

Учитывая, что патент имеет территориальный характер, патент на продукт в США не запрещает его использования третьими лицами на территории других стран. Поэтому важно правильно выбрать перечень стран, в которых нужно получить защиту. Как в ситуации с Тайванем, которая также именуется Китайская Республика. Кстати, важно помнить, что патент Китая не предоставляет исключительных прав на административные округи — Гонгконг и Макао. А заявки, поданные на получение патентов во Францию, не распространяются на Французскую Полинезию.

Поиск нужно осуществлять не только по продукту в целом, но и по его составляющим. Например, у вас стоит задача вывести новый смартфон на рынок. При FTO проводится поиск по заявкам и выданным патентам не только на смартфоны, но и на их компоненты — процессоры, память, wi-fi модули и т.д.

Определите объем охраны. Объем защиты изобретения определяется формулой изобретения. Соответственно, нарушением прав является использование всех признаков независимого пункта формулы. Например, если запатентованное устройство состоит из компонентов А, B, С и D, а ваше — только из А, B и С, это не будет считаться нарушением прав.

Но даже если по результатам FTO вы не можете выводить продукт на рынок, не стоит отчаиваться. Вы можете обратиться к собственнику патента с предложением его выкупить, получить лицензию на использование продукта, а если не удалось договориться — найти варианты для оспаривания.

В заключение хотелось бы добавить, что любая защита интеллектуальной собственности должна быть системной, но разумной. По рынку ходит много курьезных историй о том, как глубоко законспирированные стартаперы рассказывают расплывчатыми формулировками о своей идее, не имея за душой прототипа, поскольку боятся, что их гениальную идею украдут. Недоверие – это пережиток советского прошлого и показатель низкого уровня культуры. Если у вас есть отличная идея – защитите ее и свободно общайтесь со всеми, кто может помочь вам в реализации проекта. Не стоит возводить стены там, где они не нужны.

Источник: аин.юа